2016年1月25日由最高人民法院审判委员会第1676次会议通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称"高法解释二"）第八条对功能性特征进行了解释，并对功能性特征的相同或等同进行了明确。
上述第八条如下："功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。"
上述内容似乎对功能性特征所能解释到的范围有所放松，对功能性特征的保护力度似有加强。笔者试图借鉴中美两国在专利实务过程中对待功能特征的一些做法，探讨中美两地在某些方面对待功能性特征的异同点，并提出自己的见解和建议。
一、关于法条
"权利要求中针对组合的特征可以被表示为执行特定功能的装置或步骤，而无需阐明支持该特定功能的结构、材料或动作，并且这样的权利要求应该被解释为覆盖了说明书中所描述的相应结构、材料或动作及其等同物。"
在中国《专利法》中，没有专门的法条对功能性特征进行规定和解释，但在《审查指南》第九章第二部分做出的相关规定，使得在专利审查、无效、权利要求范围认定等节点如何来对待功能性特征有了一定的依据。《审查指南》第九章第二部分的有关规定摘抄如下：
"对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征， 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。 对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。 如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的， 并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题， 并达到相同的技术效果， 则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。"
二、关于审查过程
关于功能性特征的审查列举以下几种情况来梳理。
1.说明书只提供了一种对应功能性特征的实施方式
针对这种情况，举一个浅显的例子进行说明。例如：权利要求中限定了"一种用以输入数据的输入装置（an input device for data input）"，说明书只给出了"输入装置"的实施方式是键盘。针对这种情况，中美两国在审查过程中可能会有哪些不同？
首先，在中国，有一部分审查员可能会下这样的审查意见：权利要求的输入装置覆盖了所有可以用于输入数据的实施例方式，而说明书中仅提供了一种该输入装置的实施方式（"键盘"），权利要求概括了一个较大的范围，因此得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
上述审查意见无疑会引导很大一部分专利申请人或专利代理人对权利要求进行修改，将输入装置进一步限定为键盘来克服审查意见。当然，也有一部分的代理人和申请人为了专利权人后续能得到一个大的范围会和审查员进行沟通、讨论或争辩使审查员认可上述概括的撰写方式，成功率不得而知。
那么，在美国，针对上述功能性特征，可能会下这样的审查意见：
Claim limitation "input device" has been interpreted under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, because it uses a non-structural term "device" coupled with functional language "input" without reciting sufficient structure to achieve the function. Further, the non-structural term is not preceded by a structural modifier. The term "input" has no known structural meaning in the art.
Since this claim limitation invokes 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, the claim is/are interpreted to cover the corresponding structure described in the specification that achieves the claimed function, and equivalents thereof.
上述英文审查意见的大致意思是权利要求关于"input device"的写法属于MPF（means plus function）的撰写方式。依据112/6的规定，权利要求的范围应该解释为覆盖说明书所描述的具体实施方式及其等同物（equivalent thereof）。也就是说，上述描述的"input device"的范围就应该被解释为"键盘"及其等同物。针对这样的审查意见，申请人或代理人在实际OA的过程中可以不用对权利要求进行修改以进一步限定"input device"为键盘，最多可能就是在OA中认同审查员的interpretation。另外，还有一些美国专利律师建议的做法是对这种interpretation不做任何评论，而在OA中阐明"申请人保留对这种解释做进一步争辩的权利"（Applicant reserves the right to argue this in future）。
从上述对说明书仅提供了一种功能性特征的实施方式的处理方式来看，中美两国的做法是存在一些差别的。可以看出，美国的做法相比中国的做法更有利于专利权人的利益。如果按照中国审查员审查意见的引导方式将权利要求的特征限定到说明书提供的具体实施方式，在后段做侵权比对确定权利要求范围的时候，会使专利权人很难将功能性特征的范围再通过具体实施方式的替代或等同（equivalent thereof）来进一步扩大，这是因为权利要求已经明确的限定了"输入装置"就是"键盘"，几乎很难再扩大到"鼠标"、"触摸屏"等替代实施方式的范围。这一点在《高法解释二》第五条已经有了相应的明确。
第五条的具体内容："在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。"
2.说明书提供了两种以上对应功能性特征的实施方式或者没有提供任何实施方式。
针对该情况提到的两种情形，相对来说比较简单。
对于第一种情形，即说明书提供了两种以上对应功能性特征的实施方式，中国的审查员一般不会下达上述第一种情况类似的审查意见；而美国的审查员即使会下112/6的审查意见，权利要求的最终结果从内容上来看是没有多少差别的。同时，若提供了两种以上的实施方式，对后段侵权比对将权利要求的范围尽可能根据替代实施例或等同物的认定解释到一个较大的范围是极为有利的。
对于第二种情形，即说明书没有提供任何功能性特征的实施方式，中美两国在审查过程中的做法基本是一致的。在中国，审查员可以根据专利法第26条第3款的规定认为说明书没有提供具体的实施方案导致权利要求不能实施为由而不予专利权。相应地，在美国，审查员也可能会根据美国专利法第112条第2款（112/2）的规定而不予专利权。当然，也有类似情况被授予专利权的情形，例如申请人能够证明该功能性特征的实现方式是本领域的现有技术或者审查员并未深究功能性特征无法依照说明书的描述而实现这一问题。但是，在这样情形下取得的专利权会因为其说明书的缺陷，而处于不稳定的状态，随时有被无效的风险。
三、关于侵权比对中的权利要求解释/Claim Construction
在中国，如何使用上位限定的功能性特征对权利要求进行解释，目前还没有太多经典的案例可以参考，这跟中国专利制度发展时间有很大关系。而在美国，已经产生了一些关于如何判断上位限定是否合理的经典先例，例如"爱迪生白炽灯专利侵权案"以及"哈佛致癌老鼠"案。类似的案例得出了用于判断权利要求书中的上位限定根据说明书的描述"能否实现"的两条重要原则，即"共有性质"（common quality）原则和"过度试验"（undue experimentation）原则，而笔者在细读这两条原则的内容之后，认为这两条原则可以作为侵权认定过程中合理进行功能性特征的权利要求解释/claim construction的参考标准。
关于上述两条原则，特举"爱迪生白炽灯专利侵权案"进行阐述， 李雁在《浅谈美国专利法第112条对中国专利法第26条第四款之借鉴》一文使用了该案例，"爱迪生白炽灯专利侵权案"是美国专利法历史上关于"能够实现"问题的著名判例。尽管该判例形成于100多年前，但其中所形成的针对"能够实现"问题的多个审查标准在美国专利法实践中沿用至今。该案例对权利要求的解释/claim construction也具有极高的参考意义。
该案主要涉及317676的两项权利要求为：
要求1．一种用于电灯的白炽导体，该白炽导体由碳化纤维或纺织材料（carbonized fibrous or textile material）构成并具有拱形或马蹄形形状。
要求3．该用于电灯的白炽导体由碳化纸（carbonized paper）构成。
SM电灯专利的说明书记载："在实施本发明的过程中，我们采用碳化纸，还有木炭"，"由于采用从植物纤维或纺织材料而来的炭而不是矿产石墨或炭黑，本发明带来很多优势"。
商用爱迪生电灯的灯芯由一种具有特殊性质的碳化竹（carbonized bamboo）材料制成。多年来，SM电灯早已不在市场上销售并且历史证明从未取得商业上的成功。但是，不可否认，市场上销售的爱迪生电灯所采用的碳化竹灯芯的确落入SM电灯专利的权利要求1所限定的"碳化纤维或纺织材料"的范围之内，但是就权利要求3所限定的"碳化纸"的范围而言，则没有侵权。争论的焦点在于：SM权利要求1的"碳化纤维或纺织材料"上位概括是否合理，或者说SM的说明书对权利要求1的上位概括可以解释到包括碳化竹的范围是否能起到足够的支撑作用？
在评述SM是否有权垄断所有"碳化纤维或纺织材料"制成的白炽灯导体时，美国巡回法院给出的观点是："如果专利权人已经发现了"碳化纤维或纺织材料"的一种区别于其他材料的共有性质（common quality）并且该性质特别适合于白炽灯导体，则SM的上位限定没有过宽。而事实上，SM提出他们发现碳化纸是用于白炽灯导体的最佳材料。然而，他们并没有将其发明限制在碳化纸材料，而是扩展到更广的范围，即"碳化纤维或纺织材料"。实际上，试验表明，在对超过六千种植物纤维进行试验（"过度试验"）之后，没有发现一种具有适合于白炽灯导体的目的。在此情况下，利用这种过宽的保护范围来排除他人进一步调查试验以获取更优方案的权利是不当的。
由此可见，在探讨上位限定是否合理时，美国巡回法院认为关键在于：该上位限定所包含的所有实例是否具有"共有性质"以用于发明的特殊目的。实际上，在爱迪生研制"碳化竹"灯芯的过程中，他对数千种植物纤维进行了试验，但是发现植物纤维并不具有适合于制造白炽灯导体的"通用性质"。植物纤维的纤维质地是制造白炽灯导体的一个障碍。爱迪生最终选择使用的竹材料并不是由于其具有一般的植物特性，而是因为该竹材料具有某种区别于其他纤维材料的特殊性质，使其适用于制造白炽灯导体的目的。
那么，SM早先利用碳化纸和木炭所进行的并不成功的试验是否给了他们排除后来人更伟大发明或发现的权利呢？SM将权利要求1的范围解释到包含碳化竹的范围从而达到垄断的目的是否是合理的？答案不言而喻。
通过以上案例的分析，在对上位限定的功能性特征进行权利要求解释时，完全可以参照 "共有性质"原则以及"过度试验"原则来判断功能性特征能否解释到其使用的上位限定所覆盖的所有实施方式，同时也可以确定其解释到什么范围较为合理。在将"共有性质"原则以及"过度试验"原则应用于指导权利要求的解释时，其具体理解可以归纳如下。
如果说明书中公开了权利要求中的上位限定包含的所有实施例具有某种"共有性质"以适用于发明的特定目的，则认为该上位限定是可以实现并能够得到说明书的支持，那么权利要求相应地就可以解释到上位限定覆盖的所有实施方式；相反，如果说明书没有公开这种"共有性质"，需要本领域技术人员必须执行"独立试验"才能发现适用的实施方式，则该上位限定没有得到说明书的支持，权利要求则不能解释到上位限定覆盖的所有实施方式。
四、结论
从前段专利申请确权到后段专利维权阶段各个节点针对功能性特征的处理方式或方法来看，虽然中美两国做法存在细微的差异，但是大致方向和理念是一致的。一项专利权最终无论是因为各种瑕疵导致走向灭亡或者无法主张权利，还是因为权利无比稳定且范围足够涵盖侵权产品而给权利人带来收益，这一切都在前段申请确权的专利撰写阶段即埋下了因果种子。业界人士向来以做过后段无效、侵权、诉讼等高端业务而引以为豪，殊不知最难做好的事情是在申请确权前段的专利申请撰写，因为再厉害的技术如果缺乏良好专利申请的撰写，也是徒劳。鉴于此，针对功能性特征，建议在说明书中至少要提供一种实施方式，使得专利权能保持稳定。在条件允许的情况下，尽量提供两个以上的实施方式，以使得功能性特征能够解释到足够大的范围而使其得到足够支撑。另外，在后段侵权比对做权利要求解释的时候，美国的做法以及经典案例对中国的实践同样具有非常好的借鉴意义与参考价值，例如"共有性质"和"过度试验"的原则对功能性特征以及其它上位限定的技术特征的权利要求解释具有极高的指导意义。